Претензии по товарным знакам

Шло 14 февраля 2021 года и ничего не предвещало беды.

Был морозец и светило солнце. Индивидуальный предприниматель Олеся с веселым настроением направилась на почту, получать заказное письмо.

Получив на почте конверт и придя в свой маленький и уютный отдельщик промтоваров, Олеся открыла конверт прочла претензию на 120 000 рублей за продажу маникюрного клипера для ногтей за 35 рублей.

В претензии указано, что в магазине «смешанных товаров», осуществлялась реализация маникюрного клипера «ЗИНГЕР», на упаковке которого именуются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком определенного бренда (Класс МКТУ 08).

По внешним признакам, виду явных и существующих различий полиграфии от оригинальной продукции – данный товар содержит признаки несоответствия легальной продукции.

Факт реализации указанной продукции подтверждается кассовым чеком.

Размер компенсации был определен ООО «ЗИНГЕР СПб» в размере 120 000 рублей, исходя из стоимости права использования товарного знака, в соответствии с пунктом 2.1 лицензионного договора б/н от 26.02.2016, на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По внешним признакам, виду явных и существующих различий полиграфии от оригинальной продукции – данный товар содержит признаки несоответствия легальной продукции.

Факт реализации указанной продукции подтверждается кассовым чеком от 18.09.2020.

Размер компенсации был определен ООО «ЗИНГЕР СПб» в размере 120 000 рублей, исходя из стоимости права использования товарного знака, в соответствии с пунктом 2.1 лицензионного договора б/н от 26.02.2016, на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Олеся была очень рада тому, что правообладатель не продал лицензию на данный товарный знак за миллион или два миллиона. Это было единственное ее утешение за претензию в размере 120 000 рублей за товар, стоимостью 35 рублей.

Олеся обратилась ко мне и попросила оказать юридическую помощь в данном деле. Я изучил судебную практику арбитражный судов первой инстанции на сайте арбитражного суда по данным делам ООО «ЗИНГЕР СПб» и увидел, что суды легко и не задумываясь взыскивают все затребованную сумму данного правообладателя. Однако, меня смутил факт того, что согласно решениям суда, предприниматели зачастую ни как не защищали себя, не писали отзывы и возражения.

Обратившись к судебной практике суда по интеллектуальным правам, удалось найти Постановление суда по интеллектуальным правам – от 10 ноября 2020 года. В данном постановлении суд при применении пп. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака) вывел формулу расчета исходя из фактического объема прав, переданных по лицензионному договору.

Следовательно, в рассматриваемом случае при определении размера компенсации в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ мне необходимо установить, какие права были переданы по лицензионному договору, и если прав было передано много, то использовать при расчете компенсации судебную формулу, приведенную в постановлении суда по интеллектуальным правам.

В лицензионном договоре право на использование спорного товарного знака определено пятью способами согласно п. 1.3 договора:

1. использовать товарный знак на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2. использовать товарный знак при выполнении работ, оказании услуг;

3. использовать товарный знак на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4. использовать товарный знак в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5. использовать товарный знак в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации).

6. Стоимость передачи права: 60 000 руб.

В лицензионном договоре право на использование спорного товарного знака определено в отношении товаров 06, 08, 14, 21, 26 и услуг 35 и 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации спорного товарного знака.

В рамках настоящего спора ИП фактически использован товарный знак общества только одним способом из пяти способов, указанных в лицензионном договоре от 26.02.2016, и в отношении только одного товара «кусачки», относящегося к 08-му классу МКТУ.

На основании чего цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака тем способом, которым его использовала ИП и в отношении конкретного товара составляет может быть рассчитана по формуле: Сумма договора делить на способы использования и на классы МКТУ.

60000 рублей /5 способов использования /7 классов МКТУ = 1714,2 рубля.

И на основе этой цены права использования размер подлежащей взысканию компенсации равен 3 428,4 рублей.

В силу постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П минимальный размер компенсации не ограничен, поэтому, ООО «ЗИНГЕР СПб» было предложено принять в добровольном порядке 1714,2 рубля.

На этом переписка между ИП и ООО «ЗИНГЕР СПб» была окончена.

ИП еще ранее прекратила реализацию контрафактного товара, так как на момент получения претензии, маленькая партия из трех клиперов, была реализована.